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服務提供地在國外的商標維權使用

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  • 前言

網路無國界，現今屬於高度資訊網路化及數位化的時代，因此商標權人常透過全球性官方網站或社交平台進行行銷。許多時候，外國商標權人雖在台灣申請註冊商標，但實際服務提供地點在國外。這種情況下，實務上是如何認定服務提供地在國外的商標維權使用呢? 何種證據可作為商標於臺灣市場有使用的適格證據呢？以下介紹幾則智慧財產及商業法院判決與最高行政法院判決，提供給商標權人作為商標維權使用之參考。

  • 智慧財產法院 109 年度行商訴字第 104 號判決

法院認為：

商標之使用，前提須有「行銷之目的」， 而所謂的「行銷之目的」，依商標屬地主義之精神，必須是 基於商業交易之目的，在我國市場上銷售商品或提供服務， 有客觀之商業交易行為，始能謂「行銷之目的」。也就是說 ，「行銷之目的」，並非僅僅單純「讓消費者認識該商標」 而已，而是必須與該商標所指定使用之商品或服務結合，讓我國消費者對於該商標所表彰之商品或服務，在我國市場上有實際之交易可能，如此，才有商標法立法目的所謂「保護 我國消費者在我國領域內不會混淆誤認」、「維持我國境內 市場公平競爭」可言。

系爭商標所指定使用之百貨公司服務，不論是服務提供地或購買服務之整個交易行為，均發生在日本，而在我國並未產生百貨公司服務之經濟活動，則依本院前開說明，即未符合商標之真實使用，不能認定原告在我國已依法使用系爭商標於所指定之「百貨公司」服務上。

  • 最高行政法院110年度上字第303號判決

最高行政法院110年度上字第303號判決 (即智慧財產法院 109 年度行商訴字第 104 號之上訴審判決) 維持了一審行政判決，認為：

「行銷之目的」係61年商標法「行銷市面」、72年商標法「行銷國內市場或外銷」，82年修正為「行銷之目的」延續而來。早期「行銷市面」、「行銷國內市場或外銷」之用語，解釋上較為狹隘，但修正後以行銷目的，結合所列各種交易過程中的使用態樣，本條之目的在於規範具有商業性質的使用商標行為。所謂「行銷之目的」，與「與貿易有關之智慧財產權協定 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS Agreement)」第16條第1項所稱交易過程 (in the course of trade)之概念類似。因此，「行銷之目的」內涵實則與「交易過程」（in the course of trade）相同，應係客觀交易狀態的判斷而非行為主觀之交易意圖，行為是否有「行銷之目的」而構成商標使用，仍應依具體個案之行為加以客觀判斷，現行實務亦採「行銷之目的」即係「交易過程」（參照本條100年6月29日修正之立法理由）。上開規定所稱之「行銷」，應指向市場銷售作為商業交易之意，而行銷之地域參酌商標法係採國內法及屬地主義之精神，應指我國領域內之地域而言。

  • 智慧財產及商業法院112年度行商訴字第14號

法院認為：

證據資料顯示參加人有透過我國旅遊業者或訂房網站行銷宣傳其位於澳洲之「CROWN」旅館、酒店等服務，並鼓勵我國消費者親赴澳洲消費，則參加人雖未在我國設立服務據點，或於我國經營旅館、酒店等服務，然我國消費者可先在國內透過與參加人合作之我國旅遊業者或於我國訂房網站上預訂其服務，嗣再赴國外使用其旅館、酒店等服務，堪認參加人所提供之系爭商標旅館、酒店等服務，有部分交易過程係於我國境內完成，我國消費者可在我國就系爭商標所表彰之服務為交易，系爭商標具備在我國開創或創造其服務之市場或通路的經濟上意義，符合商標屬地主義精神，系爭商標使用於旅館、酒店等服務核屬我國商標法第5條及第67條第3項準用第57條第3項規定之商標真實使用。

丙證7可佐證雄獅旅行社為我國雄獅公司之關係企業，而雄獅旅行社係雄獅公司子公司而為臺灣旅遊業者，且確有為臺灣旅行團與參加人簽訂丙證5合作契約並為實際交易等情，業經雄獅公司於112年8月31日函覆略以：雄獅旅行社為該公司透過百分之百持股之Lion International Holding Limited所百分之百持股之孫公司，屬該公司關係企業；經雄獅旅行社員工確認有簽署丙證5之契約，並依約向Crown Melbourne Hotels預訂西元2019年11月18日至同年月22日之客房並支付預訂客房之費用等情，並提供相關單據佐證，可認丙證5有參加人與臺灣旅行業者為臺灣交易所簽訂之契約，亦可佐證參加人所提供之系爭商標旅館、酒店等服務，有部分交易過程係於我國境內完成，我國消費者可在我國就系爭商標所表彰之服務為交易，系爭商標具備在我國開創或創造其服務之市場或通路的經濟上意義，有為商標真實使用。

  • 小結

從上述案例可知，目前實務上認為商標維權證據需呈現我國消費者對於該商標所表彰之商品或服務，在我國市場上有實際之交易可能。因此，商標權人提出之商標使用證據需要顯示有部分交易過程係於我國境內完成，若具備在我國開創或創造其服務之市場或通路的經濟上意義，法院通常肯認有商標的真實使用。

關鍵字：#商標使用 #維權使用 #商標屬地主義